[에이앤랩‘s IP매뉴얼] 다시 친구된 바비-엘사, 라이선스 계약의 중요성

법무법인 에이앤랩 신상민 변호사

[법무법인 에이앤랩 신상민 변호사] 미국 완구 제조업체 마텔(Mattel)에서 디즈니 공주 캐릭터의 인형이 다시 나올 예정이다. 마텔은 지난 2016년 경쟁사인 해즈브로(Hasbro)에 디즈니 라이선스를 뺏긴 바 있다.

사연은 이렇다. 2014년 9월 마텔과 라이선스 계약 만료를 2년 남긴 시점에 디즈니는 마텔과 재계약을 하지 않고 디즈니 프린세스와 겨울왕국 캐릭터 인형 생산을 해즈브로에 넘길 것이라고 발표했다. 그리고 2016년 9월 마텔과 디즈니의 라이선스 계약은 종결되었다.

2017년부터 마텔과 해즈브로의 매출과 주가는 희비가 갈렸다. 해즈브로는 디즈니와 라이선스 계약을 체결한 이후 꾸준히 주가가 올랐으나, 마텔은 20%p. 하락하기까지 했다. 이를 두고 업계에서는 라이선스 확보를 위해 공급망관리(SCM)에 진심을 다한 해즈브로의 승리, 아울러 라이선스 계약을 쉽게 생각한 마텔의 뼈아픈 패배라 입을 모은다.

이처럼 라이선스 계약 하나로 회사의 희비가 갈리게 되는데, 이는 우리나라에서도 마찬가지다. 다만, 우리나라의 경우 저작권자(상표권자)가 상대적인 약자인데 이럴수록 라이선스 계약은 철저히 준비하는 것이 필요하다.

라이선스 계약시 주의할 사항을 살펴보자.

1. 지식재산권을 양도양수하는 것은 한 번 더 생각해 볼 것.

자신이 만든 캐릭터나 작품이 온라인상에서 크게 유명해지면 기업에서 이를 상품화하기 위해 접촉을 하게 된다. 이때는 권리 자체를 양도를 할 것인지, 권리는 보유하되 실시의 허락만을 할 것인지를 잘 따져봐야 한다.

저작권이나 상표권 양도계약을 체결하는 경우 일시적으로 얻는 이익은 클 수 있다. 하지만 양도를 하게 되면 해당 작품, 캐릭터는 더 이상 나의 것이 아니게 된다. 그 작품이 대박이 나더라도, 다른 나라에 수출이 되더라도, 제3자에게 판매되더라도 내가 권리를 주장할 수 없다.

반대로 양수를 하는 자 역시 투자대비 이득이 나는지 여부를 고려해야 한다. 일단 양수를 하면 해당 권리 이체를 사용할 수 있지만, 그 사용에 들이는 비용과 노력이 양수비용을 상회할 수도 있으니, 손익계산을 잘 해봐야 한다.

2. 실시의 내용에 대해 사전 조사를 거치고 그 범위를 명확히 할 것

라이선스 계약시에는 ’실시의 범위‘를 명확히 하는 것이 중요하다. 독점적 라이선스를 부여할 경우 저작권자나 상표권자가 직접 실시하거나 제3자외 추가적인 계약을 통해 얻을 수 있는 수익 등을 상실하게 되므로 이에 대한 부분도 생각해보는 것이 필요하다.

또 캐릭터와 같은 저작물의 경우 서브 라이선스를 부여하는 경우가 많은데, 이때는 우리 저작권법에 명시된 복제권, 배포권 등에 대한 논의를 충분히 거친 뒤 해당 내용을 계약서에 기재해야 한다.

3. 저작물의 수정을 허용할 경우 주의사항

제품에 따라 저작물의 수정이 필요한 경우가 있다. 이 경우에도 뼈대가 되는 형태와 색상 등은 변형하지 못하도록 계약서에 기재할 필요가 있다. 마구잡이로 변형이 될 경우 저작물의 동일성을 잃어버려 지속적인 라이선스 활용이 불가능해질 수 있다.

또한 일부 변형된 저작물의 경우 저작권법상 2차적저작물에 해당할 수 있는데, 이를 누구의 권리로 할 것인지, 2차적저작물로 인해 발생하는 수익을 어떻게 분배할지 등을 상호간 논의하는 것이 필요하다. 예를 들어, 웹툰이 드라마, 영화로 제작되거나, 캐릭터가 부착된 각종 완구, 도서가 제작되는 경우 등 향후의 사업확장에 따른 권리관계를 미리 생각해둘 필요가 있다.

4. 실시료를 잘 정할 것

라이선스 계약의 핵심은 실시료이다. 실시료는 얼마로 해야 한다는 정해진 기준은 없으므로, 내가 가진 지식재산권의 가치(현재 뿐만 아니라 장래의 것도 포함)를 잘 판단하여 정하는 것이 중요하다.

특히 특정 사업분야에서 계약상 정한 실시료는 동종 분야에서 법적 분쟁이 발생했을 때 ‘통상의 실시료’를 판단하는데 기준이 될 수도 있다. 적절한 실시료를 잘 설정해야 하는 이유가 바로 여기에 있다.

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