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헬스클럽 ‘번피트니스’ 운영자 A씨는 2020년 2월부터 2021년 8월경까지 홈페이지, 소셜네트워크서비스(SNS) 등에 ‘BURN’(사용상표1)과 ‘BURN FITNESS’(사용상표2)라는 표기를 했다.
다만 피해자 B씨가 2020년 2월 헬스클럽경영업 등을 지정상품으로 해 출원한 상표 ‘BURN FITNESS’와 동일·유사한 상표로 A씨는 타인의 정당하게 등록된 상표권을 침해했다는 이유로 재판에 넘겨졌다.
1심 재판부는 상표권을 침해했다는 점이 합리적 의심을 배제할 정도로 증명됐다고 보기에 부족하다며 무죄를 선고했다.
구체적으로 ‘BURN’(사용상표1) 사용 부분은 각 상표가 모두 영문자로 구성돼 있기는 하나, 그 구성문자의 수와 도안화된 글자체 등에 확연한 차이가 있어 그 외관이 유사하지 않다고 판단했다.
또 그 지정상품과의 관계에서 특별히 식별력이 강한 부분이라고 보기는 어려울 뿐만 아니라 이 사건 등록상표가 헬스클럽경영업 등 분야의 일반 수요자나 거래자들에 의해 ‘BURN’ 부분만으로 사용·인식돼 왔다는 점을 뒷받침할 만한 뚜렷한 자료도 없으므로, ‘BURN’ 부분만을 따로 떼어 호칭·관념한다고 보는 것은 다소 부자연스럽다고 봤다.
따라서 1심 재판부는 “이 사건 등록상표와 피고인이 사용한 상표의 호칭이나 관념이 유사하다고 단정하기는 어렵다”고 설명했다.
또 ‘BURN FITNESS’(사용상표2) 사용 부분은 피고인의 상호를 영문으로 표시해 영문자로 단순 입력한 것으로 보일 뿐이고, 피고인의 이 부분 사용에 있어서는 이 사건 등록상표의 상표권 효력이 미친다고 단정하기 어렵다고 판단했다.
특히 B씨의 업소가 위치한 ‘천안시’와 피고인의 업소가 위치한 ‘창원시’는 지역적으로 인접해 있지도 않은 점 등을 고려할 때, 피고인에게 이 사건 등록상표의 상표권자인 B씨의 신용을 이용해 부당한 이익을 얻을 목적이 있었다고 단정하기도 어렵다고 봤다.
1심 판단에 불복해 검사가 항소했으나 2심 재판부는 기각했다.
2심 재판부는 “피고인은 변리사를 비롯한 전문가와 사전 협의·조언을 토대로 여러 시행착오를 거쳐 ‘BURN’이라는 표기를 자체 제작했던 점, ‘BURN’이라는 영문 단어에는 ‘심한 운동으로 인해 화끈거리는 느낌’을 표현하는 의미가 포함돼 있어 이 사건 등록상표만으로 헬스클럽경영업 등에서 ‘BURN’이라는 영문단어를 일체 사용할 수 없다고 해석할 수는 없는 점 등을 인정할 수 있다”며 1심 판단을 유지했다.
하지만 대법원은 ‘BURN’(사용상표1) 부분에 대한 원심 판단을 수긍할 수 없다며, 원심판결을 파기하고 사건을 창원지방법원에 환송했다.
대법원은 “등록된 상표에서 ‘FITNESS’는 식별력 없지만 ‘BURN’은 상대적으로 일반 수요자에게 강한 인상을 주고, 전체 상표에서 차지하는 비중도 낮지 않다”고 봤다.
특히나 “‘BURN’ 부분은 지정상품과의 관계를 고려했을 때 ‘운동을 통해 체지방 또는 칼로리, 스트레스 등을 태우다’는 의미를 암시한다고 볼 수는 있어도 그 지정상품의 효능이나 용도, 성질 등을 직감하게 하는 것이라고 단정할 수 없다”면서 “상품 거래상 누구에게나 필요한 표시라고 할 수도 없어 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우에 해당한다고 보기도 어렵다”고 판단했다.
또 “모두 ‘번’으로 호칭되고 관념이 동일하므로, 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관해 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다”며 “따라서 사용상표1은 이 사건 등록상표와 유사하다”고 봤다.
다만 A씨가 사용한 ‘BURN FITNESS’ 부분에 대해서는 ‘번피트니스’ 상호를 상거래 관행에 따라 영문으로 사용한 것이므로 등록상표권의 효력이 미치지 않는다며 무죄를 선고한 원심을 유지했다.
대법원은 “원심판결 중 ‘BURN’ 사용으로 인한 상표법 위반 부분은 파기돼야 하는데, 이 부분 공소사실과 무죄로 인정된 나머지 공소사실은 포괄일죄의 관계에 있다”며 “결국 원심판결은 전부 파기돼야 한다”고 판시했다.
